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법무법인 채움의 윤광훈 변호사는 귀금속 제조 및 판매를 영위하는 국내 중소기업 A사를 대리하여, 모조품을 판매한 B를 상대로 디자인보호법 위반 및 상표법 위반의 혐의로 형사 고소를 제기하였고, 검찰의 '형사조정' 절차에 따라 형사 합의를 이끌어 냈습니다.

사건과는 직접적인 관련이 없는 사진입니다(출처 : flickr)

A사는 국내에서 잘 알려진 귀금속 브랜드를 운영하면서 디자인권 및 상표권을 출원하였습니다. 그런데 해당 제품이 유명세를 떨치자 시장에서 해당 제품의 모조품이 다수 거래되기 시작하였습니다. 이에 A사는 그 중 한 곳인 B를 상대로 디자인 및 상표 침해 혐의로 형사 고소를 제기하였습니다. 검찰은 일응 기소 의견을 표명하되, 고소인인 A사와 피의자 B 사이의 합의를 위하여 사건을 '형사조정' 절차에 회부하였습니다.

윤광훈 변호사는 A사를 위하여 합의서 초안을 작성하는 한편, B와의 조정을 거쳐 최종적으로 형사합의를 이끌어 냈습니다. 그 과정에서 디자인보호법상 부분 디자인, 권리범위, 선후출원의 관계 등이 문제되었습니다만, 윤광훈 변호사는 A사와 B 모두가 수긍할 수 있는 적절한 합의안을 도출해 냈습니다.

법무법인 채움의 방민주 변호사는 기존 가맹점사업자 상표(서비스표)의 무단 사용을 금지하는 소송을 수행하였습니다.

 


국내 유명 프랜차이즈 A사의 가맹점주 B는 A의 상표권 등록 이전부터 동일한 영업표지를 사용하였던 선사용권자였는데, A와의 구두 가맹계약을 통해 수년간 가맹점을 운영했습니다. 그러나 A와의 가맹계약이 해지된 이후에도 B는 기존 상표를 계속 사용하면서 동일한 영업을 하였는데, 그 근거는 상표법 제99조의 선사용 항변권이었습니다.

방민주 변호사는 A사를 대리하여 서비스표권사용금지청구 소송을 진행하면서, 선사용 항변이 인정되기 위해서는 B에게 부정경쟁의 목적이 없었다는 점과 A의 상표등록출원 당시에 해당 상표가 널리 인식되었다는 점이 입증되어야 한다고 주장하였습니다. 또한 선사용 항변이 인정된다고 하더라도 상표법 제99조 제3항에 따라 A는 B가 오인, 혼동 방지 표시를 하도록 청구할 수 있음을 적극적으로 주장하였습니다. 그 결과, 한성은 B가 자진해서 상표 사용을 포기하는 내용의 조정 결정을 이끌어 내었습니다.

상당수의 가맹본부들은 가맹사업을 개시한 이후에서야 상표등록출원을 진행하기 때문에 이 사건에서와 같이 해당 상표의 선사용권자들이 존재할 가능성이 큽니다. 하지만 선사용 항변은 실무상 까다로운 요건을 만족해야만 가능하기 때문에 능력 있는 변호사의 도움 없이는 현실적으로 불가능한 측면이 있습니다.



 

법무법인 채움의 윤광훈 변호사는 해외 유명 브랜드의 스포츠용품의 진정상품을 국내에 병행수입 한 자를 상대로 국내 독점 수입업체가 상표법 위반으로 고소한 사건에서, 국내 병행수입업체를 변호하여 검찰의 불기소처분(무혐의)을 받아 냈습니다.


 


광훈 변호사는 국내 병행수입업자가 해외 본사 제품을 구매하게 된 경위를 객관적인 증거와 함께 설명하여 병행수입 제품이 해외에서 적법하게 거래되는 '진정상품'이라는 점을 입증하였고, 국내 독점수입업자와 국내 상표권자가 실질적으로 동일한 자이므로 병행수입이 허용되어야 한다는 점을 주장하는 치밀한 법리 구성을 통하여, 종국적으로 검찰의 불기소처분을 이끌어 냈습니다.

​해외에서 유통되는 제품을 수입하여 국내에서 판매하는 행위, 즉 병행수입이 적법한 것인지는 관련 분야에 대한 충분한 경험과 지식을 갖추고 있지 않으면 쉽게 판단하기 어렵습니다. 가능하다면 병행수입을 하기 전에 전문자에게 법률 자문을 받아서 병행수입 허용 요건에 부합하는 증거들을 미리 갖추어 두는 것이 바람직합니다.

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