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법무법인 채움의 윤광훈 변호사는 국내 중소기업 A사가 자신의 의료기기 특허를 침해하였다는 이유로 국내 중소기업 B사를 상대로 제기한 특허침해금지 가처분 신청 사건에서, 채무자인 B사를 대리하여 승소(신청 기각 결정)하였습니다. 윤광훈 변호사는 2020. 5.경 무역위원회의 불공정무역행위 조사 신청 사건에서 특허법 제103조에 따른 '선사용에 의한 통상실시권'은 인정받아 승소한 바 있는데, 이번에는 같은 주장을 법원에서도 인정받은 것입니다. 국내 법원이 특허법상 '선사용에 의한 통상실시권'을 인정한 사례가 매우 드물다는 점에서 위 결정은 매우 큰 의미를 가지고 있습니다.

Patent, 그것은 유지하고자 하는 자와 무효로 하고자 하는 자 사이의 줄다리기! ㅡ.ㅡ

가처분 사건을 담당한 서울중앙지방법원은 더 나아가 위 특허가 진보성이 결여된 것으로서 무효라는 취지의 '권리남용' 주장까지 인정하였습니다. 위 특허는 이미 대법원에서 진보성이 인정되어 유효라는 판결을 받은 사실이 있습니다만, 채무자는 새로운 선행발명을 제시하면서 위 특허의 진보성이 결여된다는 새로운 주장을 하였고, 법원은 종래 대법원의 판결을 뛰어넘어 이러한 채무자의 주장을 받아들인 것입니다.

이로써 윤광훈 변호사는 채무자에게 통상실시권이 인정된다는 판단은 물론이고, 위 특허가 무효라는 판단까지 이끌어 냈고, 이로써 채무자는 특별한 문제 없이 기업공개(IPO)를 진행할 수 있게 되었습니다.

법무법인 채움의 윤광훈 변호사는 국내 중소기업 A사가 자신의 의료기기 특허를 침해하였다는 이유로 국내 중소기업 B사를 상대로 무역위원회에 제기한 불공정무역행위 조사 신청 사건에서, 피신청인인 B사를 대리하여 승소(신청 기각 결정)를 이끌어 냈습니다. 특히, 무역위원회는 위 사건에서 특허법 제103조에 따른 '선사용에 따른 통상실시권'을 인정하여 신청을 기각하였는데, 국내에서는 선사용에 따른 통상실시권이 인정된 사례를 거의 찾아볼 수 없기 때문에 위 결정은 더욱 큰 의미를 가지고 있습니다.

Apple Phone???!! (출처 : flickr)

A사는 의료기기 제조 및 판매업을 영위하는 회사로서, 해당 의료기기에 관한 특허권을 보유하고 있었습니다. A사는 경쟁 의료기기 제품을 제조 및 판매하는 B사에게 경고장을 보내어 특허권을 침해하지 말 것을 요청하였고, B사는 A사의 특허에 대하여 무효심판을 청구하였습니다. 그러나 해당 특허권은 대법원에서 유효로 판단되었고, A사는 B사에게 불공정무역행위 조사 및 산업피해구제에 관한 법률(이하" 불공정무역조사법")에 따라 무역위원회에 불공정무역행위에 관한 조사를 신청하였습니다. 불공정무역행위에는 여러 종류가 있는데, A사는 B사가 A사의 특허를 침해하는 제품을 수출 목적으로 국내에서 제조하고 있다고 주장하였습니다.

윤광훈 변호사는 대상 특허명세서 및 무효자료, 그밖에 제반 사실관계를 검토하여, (i) A사가 대상 특허를 출원하기 전에 여러 병원 등에 제품을 판매하여 실시하였으므로 대상 특허가 신규성을 상실하였고, (ii) 대상 특허의 출원 전에 공지된 선행발명의 내용을 고려할 때 대상 특허가 진보성을 상실하였다고 주장하였습니다. 또한 윤광훈 변호사는 설령 대상 특허가 유효하다고 하더라도 (iii) B사가 대상 특허 출원 전에 B사 제품을 설계하는 등 실시 사업을 준비하고 있었으므로 B사에게 통상실시권이 인정되므로, 특허 침해가 성립하지 않는다고도 주장하였습니다.

나아가, 윤광훈 변호사는 설령 특허 침해가 인정된다고 하더라도 (iv) A사가 침해라고 지적한 제품이 대상 특허와 관련된 부분과 그렇지 않은 부분의 결합으로 이루어지는데, 해당 제품은 대상 특허와 관련되지 않은 부분만으로 판매되고 있고 다른 용도로도 정상적으로 기능하는 제품이므로 침해 대상에서 제외되어야 한다고도 주장하였습니다. 위 부분이 제외되는 경우 과징금이 대폭 감액되기 때문입니다.

위 사건에서는 특히 선사용에 따른 통상실시권이 주된 쟁점으로 부각되었습니다. 선사용에 따른 통상실시권을 인정받기 위해서는 대상 특허의 출원 전에 침해자가 동일한 발명을 하여 국내에서 그 발명의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있었다는 사실을 입증하여야 합니다. 만약 침해자가 대상 특허의 출원 전에 관련 제품을 이미 제조하여 판매하였다면, '선사용에 의한 통상실시권'이 아닌 '공지성'을 통하여 대상 특허를 무효로 만들 수 있기 때문에 선사용에 의한 통상실시권이 문제가 되지 않습니다. 결국, 침해자가 내부적으로 제품의 개발 또는 제작 등을 준비하고 있었을 때만 필연적으로 선사용에 의한 통상실시권이 문제됩니다. 그런데 그 경우 침해자가 제출하는 자료는 회사 내부문서 등일 수밖에 없기 때문에 해당 문서의 진정성을 인정받기가 쉽지 않습니다. 또한 내부문서 등에는 제품의 내용이 파편적으로 존재할 수밖에 없기 때문에 이를 통하여 개발하던 제품의 전체적인 구성을 명확하게 밝히기도 쉽지 않습니다. 더구나, 통상적으로 특허 침해는 특허 출원일로부터 오랜 기간이 경과한 뒤에 문제가 되므로, 과거의 자료가 현재까지 보관되어 있지 않은 경우도 많아서 더더욱 입증이 어렵습니다.

B사 역시 비슷한 상황에 직면하였습니다. 이에 윤광훈 변호사는 먼저 시계열순으로 개발 제안부터 사전 시험, 개발, 목업, 테스트, 양산 등의 전과정을 일목요연하게 정리하였습니다. 또한 가장 핵심적인 자료인 3d 설계 파일에 대하여 디지털포렌식을 실시함으로써 해당 파일이 대상 특허 출원 전에 작성되었다는 사실을 밝혔습니다.

그 결과 무역위원회는 B사의 선사용에 의한 통상실시권 주장을 받아들여 A사의 신청을 기각하였습니다. 국내에서는 현재까지 선사용에 의한 통상실시권이 다투어지거나 인정된 사례가 거의 없기 때문에, 이는 특허법상으로도 상당히 의미가 있는 결정이라고 생각됩니다. 아울러, 상대방이 국내 최대 규모의 법률사무소였기 때문에 저희 법무법인으로서도 상당히 의미 있는 사건이었습니다.

법무법인 채움의 방민주 변호사는 기존 가맹점사업자 상표(서비스표)의 무단 사용을 금지하는 소송을 수행하였습니다.

 


국내 유명 프랜차이즈 A사의 가맹점주 B는 A의 상표권 등록 이전부터 동일한 영업표지를 사용하였던 선사용권자였는데, A와의 구두 가맹계약을 통해 수년간 가맹점을 운영했습니다. 그러나 A와의 가맹계약이 해지된 이후에도 B는 기존 상표를 계속 사용하면서 동일한 영업을 하였는데, 그 근거는 상표법 제99조의 선사용 항변권이었습니다.

방민주 변호사는 A사를 대리하여 서비스표권사용금지청구 소송을 진행하면서, 선사용 항변이 인정되기 위해서는 B에게 부정경쟁의 목적이 없었다는 점과 A의 상표등록출원 당시에 해당 상표가 널리 인식되었다는 점이 입증되어야 한다고 주장하였습니다. 또한 선사용 항변이 인정된다고 하더라도 상표법 제99조 제3항에 따라 A는 B가 오인, 혼동 방지 표시를 하도록 청구할 수 있음을 적극적으로 주장하였습니다. 그 결과, 한성은 B가 자진해서 상표 사용을 포기하는 내용의 조정 결정을 이끌어 내었습니다.

상당수의 가맹본부들은 가맹사업을 개시한 이후에서야 상표등록출원을 진행하기 때문에 이 사건에서와 같이 해당 상표의 선사용권자들이 존재할 가능성이 큽니다. 하지만 선사용 항변은 실무상 까다로운 요건을 만족해야만 가능하기 때문에 능력 있는 변호사의 도움 없이는 현실적으로 불가능한 측면이 있습니다.



 

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