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법무법인 채움의 윤광훈 변호사는 국내 중소기업 A사가 자신의 의료기기 특허를 침해하였다는 이유로 국내 중소기업 B사를 상대로 제기한 특허침해금지 가처분 신청 사건에서, 채무자인 B사를 대리하여 승소(신청 기각 결정)하였습니다. 윤광훈 변호사는 2020. 5.경 무역위원회의 불공정무역행위 조사 신청 사건에서 특허법 제103조에 따른 '선사용에 의한 통상실시권'은 인정받아 승소한 바 있는데, 이번에는 같은 주장을 법원에서도 인정받은 것입니다. 국내 법원이 특허법상 '선사용에 의한 통상실시권'을 인정한 사례가 매우 드물다는 점에서 위 결정은 매우 큰 의미를 가지고 있습니다.

Patent, 그것은 유지하고자 하는 자와 무효로 하고자 하는 자 사이의 줄다리기! ㅡ.ㅡ

가처분 사건을 담당한 서울중앙지방법원은 더 나아가 위 특허가 진보성이 결여된 것으로서 무효라는 취지의 '권리남용' 주장까지 인정하였습니다. 위 특허는 이미 대법원에서 진보성이 인정되어 유효라는 판결을 받은 사실이 있습니다만, 채무자는 새로운 선행발명을 제시하면서 위 특허의 진보성이 결여된다는 새로운 주장을 하였고, 법원은 종래 대법원의 판결을 뛰어넘어 이러한 채무자의 주장을 받아들인 것입니다.

이로써 윤광훈 변호사는 채무자에게 통상실시권이 인정된다는 판단은 물론이고, 위 특허가 무효라는 판단까지 이끌어 냈고, 이로써 채무자는 특별한 문제 없이 기업공개(IPO)를 진행할 수 있게 되었습니다.

법무법인 채움의 윤광훈 변호사는 국내 중소기업 A사가 자신의 의료기기 특허를 침해하였다는 이유로 국내 중소기업 B사를 상대로 무역위원회에 제기한 불공정무역행위 조사 신청 사건에서, 피신청인인 B사를 대리하여 승소(신청 기각 결정)를 이끌어 냈습니다. 특히, 무역위원회는 위 사건에서 특허법 제103조에 따른 '선사용에 따른 통상실시권'을 인정하여 신청을 기각하였는데, 국내에서는 선사용에 따른 통상실시권이 인정된 사례를 거의 찾아볼 수 없기 때문에 위 결정은 더욱 큰 의미를 가지고 있습니다.

Apple Phone???!! (출처 : flickr)

A사는 의료기기 제조 및 판매업을 영위하는 회사로서, 해당 의료기기에 관한 특허권을 보유하고 있었습니다. A사는 경쟁 의료기기 제품을 제조 및 판매하는 B사에게 경고장을 보내어 특허권을 침해하지 말 것을 요청하였고, B사는 A사의 특허에 대하여 무효심판을 청구하였습니다. 그러나 해당 특허권은 대법원에서 유효로 판단되었고, A사는 B사에게 불공정무역행위 조사 및 산업피해구제에 관한 법률(이하" 불공정무역조사법")에 따라 무역위원회에 불공정무역행위에 관한 조사를 신청하였습니다. 불공정무역행위에는 여러 종류가 있는데, A사는 B사가 A사의 특허를 침해하는 제품을 수출 목적으로 국내에서 제조하고 있다고 주장하였습니다.

윤광훈 변호사는 대상 특허명세서 및 무효자료, 그밖에 제반 사실관계를 검토하여, (i) A사가 대상 특허를 출원하기 전에 여러 병원 등에 제품을 판매하여 실시하였으므로 대상 특허가 신규성을 상실하였고, (ii) 대상 특허의 출원 전에 공지된 선행발명의 내용을 고려할 때 대상 특허가 진보성을 상실하였다고 주장하였습니다. 또한 윤광훈 변호사는 설령 대상 특허가 유효하다고 하더라도 (iii) B사가 대상 특허 출원 전에 B사 제품을 설계하는 등 실시 사업을 준비하고 있었으므로 B사에게 통상실시권이 인정되므로, 특허 침해가 성립하지 않는다고도 주장하였습니다.

나아가, 윤광훈 변호사는 설령 특허 침해가 인정된다고 하더라도 (iv) A사가 침해라고 지적한 제품이 대상 특허와 관련된 부분과 그렇지 않은 부분의 결합으로 이루어지는데, 해당 제품은 대상 특허와 관련되지 않은 부분만으로 판매되고 있고 다른 용도로도 정상적으로 기능하는 제품이므로 침해 대상에서 제외되어야 한다고도 주장하였습니다. 위 부분이 제외되는 경우 과징금이 대폭 감액되기 때문입니다.

위 사건에서는 특히 선사용에 따른 통상실시권이 주된 쟁점으로 부각되었습니다. 선사용에 따른 통상실시권을 인정받기 위해서는 대상 특허의 출원 전에 침해자가 동일한 발명을 하여 국내에서 그 발명의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있었다는 사실을 입증하여야 합니다. 만약 침해자가 대상 특허의 출원 전에 관련 제품을 이미 제조하여 판매하였다면, '선사용에 의한 통상실시권'이 아닌 '공지성'을 통하여 대상 특허를 무효로 만들 수 있기 때문에 선사용에 의한 통상실시권이 문제가 되지 않습니다. 결국, 침해자가 내부적으로 제품의 개발 또는 제작 등을 준비하고 있었을 때만 필연적으로 선사용에 의한 통상실시권이 문제됩니다. 그런데 그 경우 침해자가 제출하는 자료는 회사 내부문서 등일 수밖에 없기 때문에 해당 문서의 진정성을 인정받기가 쉽지 않습니다. 또한 내부문서 등에는 제품의 내용이 파편적으로 존재할 수밖에 없기 때문에 이를 통하여 개발하던 제품의 전체적인 구성을 명확하게 밝히기도 쉽지 않습니다. 더구나, 통상적으로 특허 침해는 특허 출원일로부터 오랜 기간이 경과한 뒤에 문제가 되므로, 과거의 자료가 현재까지 보관되어 있지 않은 경우도 많아서 더더욱 입증이 어렵습니다.

B사 역시 비슷한 상황에 직면하였습니다. 이에 윤광훈 변호사는 먼저 시계열순으로 개발 제안부터 사전 시험, 개발, 목업, 테스트, 양산 등의 전과정을 일목요연하게 정리하였습니다. 또한 가장 핵심적인 자료인 3d 설계 파일에 대하여 디지털포렌식을 실시함으로써 해당 파일이 대상 특허 출원 전에 작성되었다는 사실을 밝혔습니다.

그 결과 무역위원회는 B사의 선사용에 의한 통상실시권 주장을 받아들여 A사의 신청을 기각하였습니다. 국내에서는 현재까지 선사용에 의한 통상실시권이 다투어지거나 인정된 사례가 거의 없기 때문에, 이는 특허법상으로도 상당히 의미가 있는 결정이라고 생각됩니다. 아울러, 상대방이 국내 최대 규모의 법률사무소였기 때문에 저희 법무법인으로서도 상당히 의미 있는 사건이었습니다.

법무법인 채움의 윤광훈 변호사는 원고를 대리하여 제기한 물품대금 등 청구의 소 항소심에서 승소하였습니다. 



A사는 B사에게 의료기기를 납품하였으나 B사가 그 물품대금을 지급하지 않자 물품대금 등을 청구하였습니다B사는 계약서에 '검수확인서'를 작성해서 A사에게 교부하여야 검수가 완료되는 것이라고 규정되어 있는데A사에게 검수확인서를 작성해 주지 않았으므로 납품이 완료되지 못하였다고 주장하였고나아가 계약서에 A사와 B사가 '의료기기를 공동으로 운영한다'라고 규정되어 있다는 점 등을 이유로 A사와 B사가 동업관계에 있었다고 주장하면서 A사의 일방적 탈퇴로 인하여 조합관계가 해소되었다고 주장하였습니다. 


윤광훈 변호사는 A사가 의료기기를 납품한 이후 B사가 의료기기에 대한 광고를 하였다는 점의료기기에 대한 라벨링을 붙였다는 점의료기기를 이용한 유료 의료 서비스를 판매하였다는 점 등에 관한 증거를 확보 및 제시함으로써비록 '검수확인서'가 작성되지 않았다고 하더라도 실질적으로 검수가 완료되었다고 주장하였습니다또한 윤광훈 변호사는 비록 계약의 제목이 '공동운영약정서'라고 기재되어 있다고 하더라도 해당 계약의 내용을 보면 A사가 사실상 의료기기를 임대하는 것일 뿐이므로 '동업계약'으로 볼 수 없다고 주장하였습니다.

법원은 "검수를 완료하면 대금을 지급한다고 정한 약정은 대금지급의무와 동시이행관계에 있는 장비인도의무를 확인한 것에 불과하고법률행위의 효력 발생을 장래의 불확실한 사실의 성부에 의존하게 하는 조건에 해당한다고 볼 수 없다설사 조건에 해당한다 하더라도 검수 여부는 매수인의 일방적인 의사에만 의존하지 않고 그 장비가 계약내용대로 공급된 것인지에 따라 객관적으로 결정되어야 한다및 "원고는 장비 공급 및 유지 보수만을 담당하고 나머지 운영은 피고가 전담하기로 한 점원고는 장비공급의 대가로 최소금액을 보장받기로 한 점 등에 비추어 보면 공동운영계약이 전형적인 민법상 조합계약에 해당한다고 보기 어렵다"라고 판시하여 A사의 주장을 인용하여 원고 승소 판결을 내렸습니다. 

법무법인 채움의 윤광훈 변호사는 해외 의료기기를 수입 및 판매하는 국내 중소기업을 대리하여 지방 소재 유명 병원을 상대로 의료기기대금 등을 청구하여 사실상 전부 승소 판결을 받았습니다.


국내 중소기업은 병원 측에 대당 약 2억원 상당의 의료기기를 여러대 납품하였고 의료기기대금을 청구하였는데, 병원은 특별한 근거도 없이 의료기기대금을 삭감하라고 요구하면서 이를 지급하지 않았습니다.

이에 윤광훈 변호사는 국내 중소기업을 대리하여 병원을 상대로 의료기기대금 등의 청구 소송을 제기하였습니다. 그러자 병원은 (i) 의료기기의 하자, (ii) 의료기기의 미설치, (iii) 의료기기판매계약의 착오 취소, (iv) 기타 계약 위반 등 갖가지 항변을 펼치기 시작하였습니다. 당초 조기에 종결될 것이라고 생각되었던 소송은 수차례의 변론기일을 거치면서 약 1년 동안 지속되었고, 그 과정에서 한성은 의료산업에 대한 이해와 의료기기에 대한 기술적 배경지식을 바탕ㅇ상대방의 위와 같은 주장을 객관적인 증거를 토대로 조목조목 반박하였습니다.

구체적으로, 윤광훈 변호사는 병원 측이 의료기기의 하자라고 주장하는 사항은 관련 법령상 '하자'라고 볼 수 없고, 설령 일부 하자가 있다고 하더라도 계약을 해제할 수 있을 정도로 중대한 사항이라고 볼 수 없다고 반박하였습니다. 또한 한성은 비록 병원으로부터 의료기기의 설치 확인서를 받지 못하였지만 객관적으로 볼 때 의료기기가 정상적으로 설치되었다는 점, 나아가 병원 측이 위 의료기기를 이용하여 환자를 시술한 점 등을 지적하면서 중소기업의 의무가 완료되었다고 주장하였습니다. 그리고 한성은 병원 측이 의료기기를 도입한 경위 등을 소상하게 밝혀 병원 측이 의료기기를 구입하는 과정에서 아무런 착오 사유가 없었다고 반박하기도 하였습니다.

이처럼 객관적인 증거와 타당한 주장을 전개한 결과, 법원은 최근 병원 측의 주장을 모두 배척하고 중소기업의 청구를 대부분 받아들였습니다.

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