A사는 의료기기 제조 및 판매업을 영위하는 회사로서, 해당 의료기기에 관한 특허권을 보유하고 있었습니다. A사는 경쟁 의료기기 제품을 제조 및 판매하는 B사에게 경고장을 보내어 특허권을 침해하지 말 것을 요청하였고, B사는 A사의 특허에 대하여 무효심판을 청구하였습니다. 그러나 해당 특허권은 대법원에서 유효로 판단되었고, A사는 B사에게 불공정무역행위 조사 및 산업피해구제에 관한 법률(이하" 불공정무역조사법")에 따라 무역위원회에 불공정무역행위에 관한 조사를 신청하였습니다. 불공정무역행위에는 여러 종류가 있는데, A사는 B사가 A사의 특허를 침해하는 제품을 수출 목적으로 국내에서 제조하고 있다고 주장하였습니다.
윤광훈 변호사는 대상 특허명세서 및 무효자료, 그밖에 제반 사실관계를 검토하여, (i) A사가 대상 특허를 출원하기 전에 여러 병원 등에 제품을 판매하여 실시하였으므로 대상 특허가 신규성을 상실하였고, (ii) 대상 특허의 출원 전에 공지된 선행발명의 내용을 고려할 때 대상 특허가 진보성을 상실하였다고 주장하였습니다. 또한 윤광훈 변호사는 설령 대상 특허가 유효하다고 하더라도 (iii) B사가 대상 특허 출원 전에 B사 제품을 설계하는 등 실시 사업을 준비하고 있었으므로 B사에게 통상실시권이 인정되므로, 특허 침해가 성립하지 않는다고도 주장하였습니다.
나아가, 윤광훈 변호사는 설령 특허 침해가 인정된다고 하더라도 (iv) A사가 침해라고 지적한 제품이 대상 특허와 관련된 부분과 그렇지 않은 부분의 결합으로 이루어지는데, 해당 제품은 대상 특허와 관련되지 않은 부분만으로 판매되고 있고 다른 용도로도 정상적으로 기능하는 제품이므로 침해 대상에서 제외되어야 한다고도 주장하였습니다. 위 부분이 제외되는 경우 과징금이 대폭 감액되기 때문입니다.
위 사건에서는 특히 선사용에 따른 통상실시권이 주된 쟁점으로 부각되었습니다. 선사용에 따른 통상실시권을 인정받기 위해서는 대상 특허의 출원 전에 침해자가 동일한 발명을 하여 국내에서 그 발명의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있었다는 사실을 입증하여야 합니다. 만약 침해자가 대상 특허의 출원 전에 관련 제품을 이미 제조하여 판매하였다면, '선사용에 의한 통상실시권'이 아닌 '공지성'을 통하여 대상 특허를 무효로 만들 수 있기 때문에 선사용에 의한 통상실시권이 문제가 되지 않습니다. 결국, 침해자가 내부적으로 제품의 개발 또는 제작 등을 준비하고 있었을 때만 필연적으로 선사용에 의한 통상실시권이 문제됩니다. 그런데 그 경우 침해자가 제출하는 자료는 회사 내부문서 등일 수밖에 없기 때문에 해당 문서의 진정성을 인정받기가 쉽지 않습니다. 또한 내부문서 등에는 제품의 내용이 파편적으로 존재할 수밖에 없기 때문에 이를 통하여 개발하던 제품의 전체적인 구성을 명확하게 밝히기도 쉽지 않습니다. 더구나, 통상적으로 특허 침해는 특허 출원일로부터 오랜 기간이 경과한 뒤에 문제가 되므로, 과거의 자료가 현재까지 보관되어 있지 않은 경우도 많아서 더더욱 입증이 어렵습니다.
B사 역시 비슷한 상황에 직면하였습니다. 이에 윤광훈 변호사는 먼저 시계열순으로 개발 제안부터 사전 시험, 개발, 목업, 테스트, 양산 등의 전과정을 일목요연하게 정리하였습니다. 또한 가장 핵심적인 자료인 3d 설계 파일에 대하여 디지털포렌식을 실시함으로써 해당 파일이 대상 특허 출원 전에 작성되었다는 사실을 밝혔습니다.
그 결과 무역위원회는 B사의 선사용에 의한 통상실시권 주장을 받아들여 A사의 신청을 기각하였습니다. 국내에서는 현재까지 선사용에 의한 통상실시권이 다투어지거나 인정된 사례가 거의 없기 때문에, 이는 특허법상으로도 상당히 의미가 있는 결정이라고 생각됩니다. 아울러, 상대방이 국내 최대 규모의 법률사무소였기 때문에 저희 법무법인으로서도 상당히 의미 있는 사건이었습니다.