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법무법인 채움의 윤광훈 변호사는 국내 중소기업 A사가 자신의 의료기기 특허를 침해하였다는 이유로 국내 중소기업 B사를 상대로 제기한 특허침해금지 가처분 신청 사건에서, 채무자인 B사를 대리하여 승소(신청 기각 결정)하였습니다. 윤광훈 변호사는 2020. 5.경 무역위원회의 불공정무역행위 조사 신청 사건에서 특허법 제103조에 따른 '선사용에 의한 통상실시권'은 인정받아 승소한 바 있는데, 이번에는 같은 주장을 법원에서도 인정받은 것입니다. 국내 법원이 특허법상 '선사용에 의한 통상실시권'을 인정한 사례가 매우 드물다는 점에서 위 결정은 매우 큰 의미를 가지고 있습니다.

Patent, 그것은 유지하고자 하는 자와 무효로 하고자 하는 자 사이의 줄다리기! ㅡ.ㅡ

가처분 사건을 담당한 서울중앙지방법원은 더 나아가 위 특허가 진보성이 결여된 것으로서 무효라는 취지의 '권리남용' 주장까지 인정하였습니다. 위 특허는 이미 대법원에서 진보성이 인정되어 유효라는 판결을 받은 사실이 있습니다만, 채무자는 새로운 선행발명을 제시하면서 위 특허의 진보성이 결여된다는 새로운 주장을 하였고, 법원은 종래 대법원의 판결을 뛰어넘어 이러한 채무자의 주장을 받아들인 것입니다.

이로써 윤광훈 변호사는 채무자에게 통상실시권이 인정된다는 판단은 물론이고, 위 특허가 무효라는 판단까지 이끌어 냈고, 이로써 채무자는 특별한 문제 없이 기업공개(IPO)를 진행할 수 있게 되었습니다.

법무법인 채움의 윤광훈 변호사는 국내 중소기업 A사가 자신의 의료기기 특허를 침해하였다는 이유로 국내 중소기업 B사를 상대로 무역위원회에 제기한 불공정무역행위 조사 신청 사건에서, 피신청인인 B사를 대리하여 승소(신청 기각 결정)를 이끌어 냈습니다. 특히, 무역위원회는 위 사건에서 특허법 제103조에 따른 '선사용에 따른 통상실시권'을 인정하여 신청을 기각하였는데, 국내에서는 선사용에 따른 통상실시권이 인정된 사례를 거의 찾아볼 수 없기 때문에 위 결정은 더욱 큰 의미를 가지고 있습니다.

Apple Phone???!! (출처 : flickr)

A사는 의료기기 제조 및 판매업을 영위하는 회사로서, 해당 의료기기에 관한 특허권을 보유하고 있었습니다. A사는 경쟁 의료기기 제품을 제조 및 판매하는 B사에게 경고장을 보내어 특허권을 침해하지 말 것을 요청하였고, B사는 A사의 특허에 대하여 무효심판을 청구하였습니다. 그러나 해당 특허권은 대법원에서 유효로 판단되었고, A사는 B사에게 불공정무역행위 조사 및 산업피해구제에 관한 법률(이하" 불공정무역조사법")에 따라 무역위원회에 불공정무역행위에 관한 조사를 신청하였습니다. 불공정무역행위에는 여러 종류가 있는데, A사는 B사가 A사의 특허를 침해하는 제품을 수출 목적으로 국내에서 제조하고 있다고 주장하였습니다.

윤광훈 변호사는 대상 특허명세서 및 무효자료, 그밖에 제반 사실관계를 검토하여, (i) A사가 대상 특허를 출원하기 전에 여러 병원 등에 제품을 판매하여 실시하였으므로 대상 특허가 신규성을 상실하였고, (ii) 대상 특허의 출원 전에 공지된 선행발명의 내용을 고려할 때 대상 특허가 진보성을 상실하였다고 주장하였습니다. 또한 윤광훈 변호사는 설령 대상 특허가 유효하다고 하더라도 (iii) B사가 대상 특허 출원 전에 B사 제품을 설계하는 등 실시 사업을 준비하고 있었으므로 B사에게 통상실시권이 인정되므로, 특허 침해가 성립하지 않는다고도 주장하였습니다.

나아가, 윤광훈 변호사는 설령 특허 침해가 인정된다고 하더라도 (iv) A사가 침해라고 지적한 제품이 대상 특허와 관련된 부분과 그렇지 않은 부분의 결합으로 이루어지는데, 해당 제품은 대상 특허와 관련되지 않은 부분만으로 판매되고 있고 다른 용도로도 정상적으로 기능하는 제품이므로 침해 대상에서 제외되어야 한다고도 주장하였습니다. 위 부분이 제외되는 경우 과징금이 대폭 감액되기 때문입니다.

위 사건에서는 특히 선사용에 따른 통상실시권이 주된 쟁점으로 부각되었습니다. 선사용에 따른 통상실시권을 인정받기 위해서는 대상 특허의 출원 전에 침해자가 동일한 발명을 하여 국내에서 그 발명의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있었다는 사실을 입증하여야 합니다. 만약 침해자가 대상 특허의 출원 전에 관련 제품을 이미 제조하여 판매하였다면, '선사용에 의한 통상실시권'이 아닌 '공지성'을 통하여 대상 특허를 무효로 만들 수 있기 때문에 선사용에 의한 통상실시권이 문제가 되지 않습니다. 결국, 침해자가 내부적으로 제품의 개발 또는 제작 등을 준비하고 있었을 때만 필연적으로 선사용에 의한 통상실시권이 문제됩니다. 그런데 그 경우 침해자가 제출하는 자료는 회사 내부문서 등일 수밖에 없기 때문에 해당 문서의 진정성을 인정받기가 쉽지 않습니다. 또한 내부문서 등에는 제품의 내용이 파편적으로 존재할 수밖에 없기 때문에 이를 통하여 개발하던 제품의 전체적인 구성을 명확하게 밝히기도 쉽지 않습니다. 더구나, 통상적으로 특허 침해는 특허 출원일로부터 오랜 기간이 경과한 뒤에 문제가 되므로, 과거의 자료가 현재까지 보관되어 있지 않은 경우도 많아서 더더욱 입증이 어렵습니다.

B사 역시 비슷한 상황에 직면하였습니다. 이에 윤광훈 변호사는 먼저 시계열순으로 개발 제안부터 사전 시험, 개발, 목업, 테스트, 양산 등의 전과정을 일목요연하게 정리하였습니다. 또한 가장 핵심적인 자료인 3d 설계 파일에 대하여 디지털포렌식을 실시함으로써 해당 파일이 대상 특허 출원 전에 작성되었다는 사실을 밝혔습니다.

그 결과 무역위원회는 B사의 선사용에 의한 통상실시권 주장을 받아들여 A사의 신청을 기각하였습니다. 국내에서는 현재까지 선사용에 의한 통상실시권이 다투어지거나 인정된 사례가 거의 없기 때문에, 이는 특허법상으로도 상당히 의미가 있는 결정이라고 생각됩니다. 아울러, 상대방이 국내 최대 규모의 법률사무소였기 때문에 저희 법무법인으로서도 상당히 의미 있는 사건이었습니다.

법무법인 채움은 최근 언론에도 소개된 바 있는 주요 특허침해소송 사건에서 국내 최대 인터넷 기업인 네이버 주식회사(피고)를 대리하여 전부 승소하였습니다. 


https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=102&oid=016&aid=0001540979 


국내의 A사는 "홈페이지 등록, 관리 및 검색 서비스 제공 시스템 및 방법"에 관한 특허를 보유하고 있는 특허권자로서, 네이버의 스마트스토어와 쇼핑 서비스를 결합한 서비스 등이 자신의 특허권을 침해하는 것이라고 주장하며 소송을 제기하였습니다.

이 사건에서 법무법인 채움은 네이버 주식회사를 대리하여, 네이버의 서비스는 A사의 특허가 출원되기 전부터 실시되어 온 서비스로 A사의 특허와 네이버의 서비스에는 구성상 차이가 있고, A사의 특허는 진보성이 결여되어 있다는 점을 적극적으로 주장 및 입증하였습니다. 이에 이 사건을 심리한 서울중앙지방법원은 네이버(피고)의 주장을 받아들여, A사(원고)의 특허침해금지 및 손해배상청구를 모두 기각하는 판결을 내렸습니다.

본 사건에 관하여 궁금하신 사항이 있거나 이와 유사한 사건으로 상담을 받고자 하시는 경우, 저희 법무법인 채움(담당: 최인호 변호사)에게 문의하시기 바랍니다.

법무법인 채움의 윤광훈 변호사는 국내 중소기업 A가 국내 대기업 B 및 그 계열사 C를 상대로 제기한 특허법 위반 형사 사건과, C사가 A사를 상대로 제기한 특허무효심판 및 소극적권리범위확인심판에 서 사실상 모두 승소하였습니다. 



A사는 C사에게 제조를 의뢰하여 국내 대기업 D사에게 X 기계장치를 제공하고 있었습니다. 그런데 D사는 A사와의 계약기간이 종료되자 계약상대방을 정하기 위하여 입찰을 진행하였고, 그 결과 B사가 낙찰자로 선정되었습니다. A사는 어쩔 수 없다고 생각하였고, 다만 B사 내지 D사에게 X 기계장치에 관하여 특허를 등록해 두었으니 해당 특허를 침해하는 제품을 제조하지 말 것을 당부하였습니다. 그런데 A사는 D사에게 제공한 X 기계장치를 철수하던 중 B사가 D사에게 제공한 Y 기계장치가 A사의 특허를 침해한다는 것을 확인하였습니다. 이에 A사가 B사와 Y기계장치를 제조하여 B사에게 납품한 C사에게 특허 침해를 주장하자, B사와 C사는 특허 침해 문제가 없다면서 A사의 주장을 묵살하였습니다. 


윤광훈 변호사는 A사를 대리하여 B사와 C사를 상대로 특허법 위반 혐의로 형사 고소를 제기하였습니다. 그러자 C사는 국내 대형로펌을 선임하여 A사를 상대로 해당 특허가 무효이고 Y 기계장치가 위 특허와 구성이 다르다고 주장하면서 특허심판원에 무효심판 및 소극적권리범위확인심판을 청구하였습니다.

구체적으로 C사는 (i) A사와 C사가 해당 특허를 공동으로 발명하였는데 A사가 단독으로 특허를 출원하여 공동출원 규정을 위반하였고, (ii) A사가 해당 특허 출원 전 C사에게 X 기계장치의 제조를 의뢰하였기 때문에 신규성을 상실하였으며, (iii) 3가지 선행발명을 고려할 때 위 특허가 진보성이 없기 때문에, 위 특허는 무효라고 주장하였습니다. 또한 C사는 (iv) Y 기계장치의 경우 특허와 구성이 상이하므로 특허 침해가 성립할 수 없다고도 주장하였습니다.

이에 대하여 윤광훈 변호사는 (i) C사가 X 기계장치를 제조한 것은 사실이나, 제품의 구성에 관한 발명은 A사가 단독으로 하였고, (ii) A사와 C사 사이에는 신의칙상의 비밀유지약정이 체결되었으므로 C사에게 X 기계장치의 제조를 의뢰하였다고 하여 신규성이 상실되었다고 볼 수 없으며, (iii) C사가 제출한 3가지 선행발명만으로는 위 특허의 진보성이 부정되지 않는다고 주장하였습니다. 또한 윤광훈 변호사는 (iv) Y 기계장치와 위 특허의 구성이 다소 상이하기는 하나 이는 '균등범위'에 속한다고 주장하였습니다. '균등침해'는 특허법 전문가들도 쉽게 판단하기 어려울 뿐만 아니라, 현실적으로 인정받을 수 있는 경우가 매우 드뭅니다. 그러나 윤광훈 변호사는 A사가 종전에 보유하고 있던 특허발명의 내용, 대상 특허의 출원 경과, 명세서상의 기재 등을 면밀하게 분석하여 Y 기계장치가 대상 특허의 '균등범위'에 속한다는 사실을 매우 설득력 있게 주장하였습니다.

검찰은 위 사건에 관하여 대전지방검찰청 소속 특허수사자문관(특허청에서 파견된 심사관)에 자문을 의뢰하였는데, 위 자문관은 C사의 주장을 모두 배척하고, Y 기계장치가 위 특허의 균등범위에 있다고 판단하였습니다. 이처럼 A사의 주장이 타당하다는 것이 명확하게 밝혀지자 A사와 B사, C사는 상호 합의 하에 사건을 원만하게 마무리 하기로 결정하였고, A사는 합의를 통하여 Y 기계장치를 모두 회수 및 폐기하도록 하고 손해배상도 받을 수 있었습니다. 

법무법인 채움의 최인호, 윤광훈 변호사는 수백만의 가입자를 확보하고 있는 유명 모바일 어플리케이션에 대한 특허법 위반 사건에서 피의자 회사의 변호를 담당하여, 서울중앙지방검찰청의 불기소처분(혐의없음)을 이끌어 냈습니다.




법무법인 채움은 어플리케이션 시스템의 운영 방식을 면밀히 분석하여 고소인 특허와의 차별성을 도출함으로써 특허 침해가 성립하지 않는다는 점을 기술적 근거와 함께 수사기관에 소명하였고, 이와 더불어 각종 선행기술을 검토하여 고소인 특허가 무효라는 점을 구체적으로 밝혔습니다. 고소인은 수사 과정에서 자신의 특허와 선행기술 사이의 차별성을 강조하였는데, 한성은 이러한 고소인의 주장이 도리어 피의자 회사 서비스의 비침해 주장을 더욱 명확하게 한다는 점을 강력하게 주장하였습니다. 그 결과 서울중앙지방검찰청은 저희의 주장을 받아들여 피의자에게 '혐의없음'의 불기소처분을 내렸습니다.

아래 기사에서 확인할 수 있는 것처럼 서울중앙지방검찰청은 2016. 5.경 특허범죄 사건의 수사역량을 강화하기 위하여 변리사 출신의 특허수사자문관 3명을 특별채용하였는데, 이 사건은 특허수사자문관의 전문적인 검토를 거쳤음에도 불구하고 무혐의처분을 이끌어낸 사실상 첫 사건이라는 점에서 큰 의미가 있습니다. 한편, 종래에는 검찰청이 특허범죄와 관련하여 소송이나 특허무효 심판 등이 종결될 때까지 사건 피의자를 기소하지 않는 시한부 기소중지 제도를 운영하고 있어서 사실상 특허법 위반으로 형사 고소를 하는 경우가 많지 않았는데, 앞으로는 특허 침해를 이유로 형사 고소를 하는 것도 고려해 볼 수 있는 전략 중 하나가 될 수 있을 것으로 생각됩니다.

http://stock.hankyung.com/news/app/newsview.php?aid=201605152040i


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