법무법인 채움

법무법인 채움의 윤광훈 변호사는 피부 미용 의료기기 부품을 제조 및 판매하는 국내 중소기업 X사를 대리하여, Y사가 보유한 피부 미용 의료기기에 관한 특허 무효 사건에서 승소하였습니다.

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윤광훈 변호사는 종래 아래와 같이 Y사의 특허(이 사건 특허)에 대하여 무효 심판을 청구하여 무효 심결(승소)를 이끌어 낸 바 있습니다. Y사는 해당 심결에 불복하여 특허법원에 심결취소소송을 제기하였는데, 윤광훈 변호사는 특허법원에서도 해당 심결이 적법하다는 판단을 이끌어 낸 것입니다.

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(관련 링크 : https://blog.naver.com/hsiplaw/222198427292)

X사는 Y사가 이 사건 특허 출원 이전에 판매한 제품(선행제품)에 관한 증거와 선행 특허발명의 결합을 통하여 이 사건 특허 발명이 용이하게 도출될 수 있다는 진보성 흠결 주장, 선행제품과 주지관용기술의 결합을 통하여 이 사건 특허 발명이 용이하게 도출될 수 있다는 진보성 흠결 주장을 하였고, 특허심판원은 이러한 X사의 주장을 받아들여 이 사건 특허가 무효라고 판단하였습니다

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한편, Y사는 특허법원에서 종전 대법원 확정 사건의 특허법원 판결문의 내용을 근거로 할 때 선행제품과 선행 특허발명이 결합될 수 없고, 특히 선행발명은 이 사건 특허발명과 기술적 해결 과제 등을 달리하고 있다고 반박하였습니다. 특히, Y사는 선행제품과 선행발명을 각각 이 사건 특허 발명과 비교하여, 선행제품 및 선행발명과 이 사건 특허 발명 사이의 차이점을 지적한 다음, 선행제품과 선행발명이 이 사건 특허 발명과 차이가 있기 때문에 결합이 불가능하다는 취지의 주장을 하였습니다.

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윤광훈 변호사는 Y사의 주장이 복수의 선행발명의 결합에 의한 진보성 판단 방법에 관한 종래 대법원의 판시 사항과 배치된다는 점을 강력하게 주장하였습니다. 즉, 종래 대법원은 (i) 복수의 선행발명의 결합이 가능한지를 먼저 판단한 다음, (ii) 결합이 가능한 경우 이 사건 특허 발명이 선행발명의 결합에 의하여 도출될 수 있는지를 판단하고 있는데, Y사는 각각의 선행발명과 이 사건 특허 발명의 차이점을 지적하면서 결합이 불가능하다고 주장하고 있다는 것이었습니다.

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결국 특허법원은 X사의 주장을 받아들여, 특허심판원의 심결이 위법하지 않다고 판단하였습니다.

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Y사는 X사를 상대로 특허침해금지가처분, 특허침해에 따른 금지 및 손해배상청구 소송, 불공정무역행위 진정 등을 제기하였고, 이러한 여러 사건들을 담당하는 법원이 이 사건 특허의 무효 여부에 관한 특허법원의 판단을 기다리고 있는 상황이었기 때문에, 이번 사건의 승소는 매우 의미가 있었습니다. 또한 상대방이 국내 최대 규모의 로펌이라는 점에서도 이번 사건의 승소는 매우 뜻깊었습니다.

법무법인 채움의 윤광훈 변호사는 국내 중소기업 A가 국내 대기업 B 및 그 계열사 C를 상대로 제기한 특허법 위반 형사 사건과, C사가 A사를 상대로 제기한 특허무효심판 및 소극적권리범위확인심판에 서 사실상 모두 승소하였습니다. 

A사는 C사에게 제조를 의뢰하여 국내 대기업 D사에게 X 기계장치를 제공하고 있었습니다. 그런데 D사는 A사와의 계약기간이 종료되자 계약상대방을 정하기 위하여 입찰을 진행하였고, 그 결과 B사가 낙찰자로 선정되었습니다. A사는 어쩔 수 없다고 생각하였고, 다만 B사 내지 D사에게 X 기계장치에 관하여 특허를 등록해 두었으니 해당 특허를 침해하는 제품을 제조하지 말 것을 당부하였습니다. 그런데 A사는 D사에게 제공한 X 기계장치를 철수하던 중 B사가 D사에게 제공한 Y 기계장치가 A사의 특허를 침해한다는 것을 확인하였습니다. 이에 A사가 B사와 Y기계장치를 제조하여 B사에게 납품한 C사에게 특허 침해를 주장하자, B사와 C사는 특허 침해 문제가 없다면서 A사의 주장을 묵살하였습니다. 

윤광훈 변호사는 A사를 대리하여 B사와 C사를 상대로 특허법 위반 혐의로 형사 고소를 제기하였습니다. 그러자 C사는 국내 대형로펌을 선임하여 A사를 상대로 해당 특허가 무효이고 Y 기계장치가 위 특허와 구성이 다르다고 주장하면서 특허심판원에 무효심판 및 소극적권리범위확인심판을 청구하였습니다.

구체적으로 C사는 (i) A사와 C사가 해당 특허를 공동으로 발명하였는데 A사가 단독으로 특허를 출원하여 공동출원 규정을 위반하였고, (ii) A사가 해당 특허 출원 전 C사에게 X 기계장치의 제조를 의뢰하였기 때문에 신규성을 상실하였으며, (iii) 3가지 선행발명을 고려할 때 위 특허가 진보성이 없기 때문에, 위 특허는 무효라고 주장하였습니다. 또한 C사는 (iv) Y 기계장치의 경우 특허와 구성이 상이하므로 특허 침해가 성립할 수 없다고도 주장하였습니다.

이에 대하여 윤광훈 변호사는 (i) C사가 X 기계장치를 제조한 것은 사실이나, 제품의 구성에 관한 발명은 A사가 단독으로 하였고, (ii) A사와 C사 사이에는 신의칙상의 비밀유지약정이 체결되었으므로 C사에게 X 기계장치의 제조를 의뢰하였다고 하여 신규성이 상실되었다고 볼 수 없으며, (iii) C사가 제출한 3가지 선행발명만으로는 위 특허의 진보성이 부정되지 않는다고 주장하였습니다. 또한 윤광훈 변호사는 (iv) Y 기계장치와 위 특허의 구성이 다소 상이하기는 하나 이는 '균등범위'에 속한다고 주장하였습니다. '균등침해'는 특허법 전문가들도 쉽게 판단하기 어려울 뿐만 아니라, 현실적으로 인정받을 수 있는 경우가 매우 드뭅니다. 그러나 윤광훈 변호사는 A사가 종전에 보유하고 있던 특허발명의 내용, 대상 특허의 출원 경과, 명세서상의 기재 등을 면밀하게 분석하여 Y 기계장치가 대상 특허의 '균등범위'에 속한다는 사실을 매우 설득력 있게 주장하였습니다.

검찰은 위 사건에 관하여 대전지방검찰청 소속 특허수사자문관(특허청에서 파견된 심사관)에 자문을 의뢰하였는데, 위 자문관은 C사의 주장을 모두 배척하고, Y 기계장치가 위 특허의 균등범위에 있다고 판단하였습니다. 이처럼 A사의 주장이 타당하다는 것이 명확하게 밝혀지자 A사와 B사, C사는 상호 합의 하에 사건을 원만하게 마무리 하기로 결정하였고, A사는 합의를 통하여 Y 기계장치를 모두 회수 및 폐기하도록 하고 손해배상도 받을 수 있었습니다.