법무법인 채움

법무법인 채움의 윤광훈 변호사는 국내 중소기업 A사가 자신의 의료기기 특허를 침해하였다는 이유로 국내 중소기업 B사를 상대로 제기한 특허침해금지 가처분 신청 사건에서, 채무자인 B사를 대리하여 1심에 이어서 항고심에서도 승소(항고 기각 결정)하였습니다.

1심 법원은 A사의 특허가 진보성이 결여된 것으로서 무효라는 취지의 '권리남용' 주장을 인정하는 한편, B사가 해당 특허의 출원 전에 동일한 발명을 완성하여 특허법 제103조에 따른 '선사용에 의한 통상실시권'이 인정된다고 하여 A사의 가처분 신청을 기각한 바 있습니다(관련 게시물은 아래 링크 참조).

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https://blog.naver.com/hsiplaw/222022179833

그러자 A사는 1심 결정에 불복하여 항고하면서, B사가 '선사용'의 증거로 제출한 감정대상 파일이 조작된 것으로서 믿기 어렵다고 하는 한편, A사의 특허를 무효로 판단한 1심 결정이 잘못되었다고 주장하였습니다. A사는 항고심에서 감정대상 파일에 대하여 재감정을 신청하는 한편, 특허와 선행발명들 사이의 차이점을 부각하는 주장을 하였습니다.

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윤광훈 변호사는 이미 관련 사건에서 충분한 감정이 이루어졌으므로, 이 사건에서 재감정을 진행하려면 A사가 종전의 감정이 절차상 하자가 있다거나 감정인의 전문성이 부족하다는 등의 객관적인 사정을 입증하여야 하고, 단순히 감정 결과가 자신의 주장에 부합하지 않는다는 이유만으로 재감정을 진행할 수는 없다고 주장하였습니다. 항고심 재판부는 '모든 사건에서 감정이 진행되는 것은 적절하지 않다'고 하여 저희의 주장을 인정하면서도 A사의 신청을 받아들여 '선사용' 증거에 대한 재감정을 진행하였습니다. 윤광훈 변호사는 재감정 결과 B사가 제출한 감정대상 파일에 일부 사소한 문제점(전체 프로젝트 파일 중 일부 파일 누락)이 있기는 하나, 종전의 감정 결과를 뒤집을 수 있는 사유는 아니라고 주장하였습니다.

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한편, 윤광훈 변호사는 항고심 사건이 진행되는 과정에서 A사의 특허의 진보성을 부정할 수 있는 추가적인 선행발명을 찾아 1심과 다른 새로운 진보성 부정 주장을 추가하였고, 특허법원이 A사의 특허에 대한 무효 사건에서 그러한 주장을 인정한 사실이 있다고 주장하였습니다. 반면에, A사는 해당 특허에 대한 무효 사건이 아직 확정되지 않았고 대법원에서 심리되고 있다는 점을 들어 대법원의 확정 판결을 기다려야 한다고 주장하였습니다.

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그러나 항고심 법원은 대법원의 판단을 기다리지 않은 채 A사의 특허가 진보성 결여로 무효임이 명백하다고 하여 A사에게 피보전권리가 인정되지 않는다고 판단하였습니다. 항고심 법원은 A사의 특허가 무효임이 명백한 이상 B사의 '선사용에 의한 통상실시권' 주장은 더 나아가 판단할 필요가 없다고 결정하였습니다.

법무법인 채움의 윤광훈 변호사는 국내 중소기업 A사가 자신의 의료기기 특허를 침해하였다는 이유로 국내 중소기업 B사를 상대로 제기한 특허침해금지 가처분 신청 사건에서, 채무자인 B사를 대리하여 승소(신청 기각 결정)하였습니다. 윤광훈 변호사는 2020. 5.경 무역위원회의 불공정무역행위 조사 신청 사건에서 특허법 제103조에 따른 '선사용에 의한 통상실시권'은 인정받아 승소한 바 있는데, 이번에는 같은 주장을 법원에서도 인정받은 것입니다. 국내 법원이 특허법상 '선사용에 의한 통상실시권'을 인정한 사례가 매우 드물다는 점에서 위 결정은 매우 큰 의미를 가지고 있습니다.

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가처분 사건을 담당한 서울중앙지방법원은 더 나아가 위 특허가 진보성이 결여된 것으로서 무효라는 취지의 '권리남용' 주장까지 인정하였습니다. 위 특허는 이미 대법원에서 진보성이 인정되어 유효라는 판결을 받은 사실이 있습니다만, 채무자는 새로운 선행발명을 제시하면서 위 특허의 진보성이 결여된다는 새로운 주장을 하였고, 법원은 종래 대법원의 판결을 뛰어넘어 이러한 채무자의 주장을 받아들인 것입니다.

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이로써 윤광훈 변호사는 채무자에게 통상실시권이 인정된다는 판단은 물론이고, 위 특허가 무효라는 판단까지 이끌어 냈고, 이로써 채무자는 특별한 문제 없이 기업공개(IPO)를 진행할 수 있게 되었습니다.