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대법원이 부정경쟁방지법 제2조 제1호 카목에 따른 '성과물 도용 부정경쟁행위'에 관하여 최초로 판단 기준을 제시하였습니다.

1. 사실관계의 요지

채권자 빅히트엔터테인먼트는 2005년 설립 이래 연예인 매니지먼트, 음반 제작, 공연 기획 등 엔터테인먼트 사업을 하는 회사이고, 채무자 엠지엠미디어는 연예인들의 사진, 기사 등을 주요 내용으로 하는 잡지를 제작 및 판매하는 회사입니다.

채무자는 2018년말경 채권자 회사 소속 연예인인 방탄소년단(BTS)의 사진을 수록한 화보집 등을 발매하고자 하였고, 채권자는 채무자가 채권자의 허락을 받지 않았다는 이유로 2018. 11. 24. 채무자를 상대로 도서출판금지 등 가처분신청을 하였습니다.


불공정 주먹 ㅡ.ㅡ

 

2. 대법원의 판단

대법원은 "(카)목은 그 보호대상인 '성과 등'의 유형에 제한을 두고 있지 않으므로, 유형물뿐만 아니라 무형물도 이에 포함되고, 종래 지식재산권법에 의해 보호받기 어려웠던 새로운 형태의 결과물도 포함될 수 있다. '성과 등'을 판단할 때에는 위와 같은 결과물이 갖게 된 명성이나 경제적 가치, 결과물에 화체된 고객흡인력, 해당 사업 분야에서 결과물이 차지하는 비중과 경쟁력 등을 종합적으로 고려해야 한다."(대법원 2020. 3. 26.자 2019마6525 결정)라고 하여 부정경쟁방지법 제2조 제1호 카목의 '성과 등'의 인정 기준과 고려사항을 구체적으로 명기하였습니다.

또한 대법원은 "이러한 성과 등이 '상당한 투자나 노력으로 만들어진' 것인지 여부는 권리자가 투입한 투자나 노력의 내용과 정도를 그 성과 등이 속한 산업분야의 관행이나 실태에 비추어 구체적, 개별적으로 판단하되, 성과 등을 무단으로 사용함으로써 침해된 경제적 이익이 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 공공영역(public domain)에 속하지 않는다고 평가할 수 있어야 한다."라고 판시하였습니다.

마지막으로 대법원은 "(카)목이 규정하는 '공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용'한 경우에 해당하기 위해서는 권리자와 침해자가 경쟁 관계에 있거나 가까운 장래에 경쟁관계에 놓일 가능성이 있는지, 권리자가 주장하는 성과 등이 포함된 산업분야의 상거래 관행이나 경쟁질서의 내용과 그 내용이 공정한지 여부, 위와 같은 성과 등이 침해자의 상품이나 서비스에 의해 시장에서 대체될 가능성, 수요자나 거래자들에게 성과 등이 어느 정도 알려졌는지 ,수요자나 거래자들의 혼동가능성 등을 종합적으로 고려해야 한다"(대법원 2020. 3. 26.자 2019마6525 결정)라고 판시하였습니다.

대법원은 (i) 채권자가 '방탄소년단'이라는 이름의 그룹을 결성하기로 하고, 구성원을 선발하여 훈련 등을 거치고, 음악 등을 기획 및 제작, 유통시키는 등 상당한 투자와 노력을 하였다는 점, (ii) 그로 인하여 방탄소년단과 관련하여 쌓인 명성, 신용, 고객흡인력이 상당한 수준에 이르렀고, 이는 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 공공영역에 속한다고 볼 수 없다는 점, (iii) 연예인의 이름이나 사진 등을 상품이나 광고 등에 사용하기 위해서는 연예인이나 그 소속사의 허락을 받거나 일정한 대가를 지급하는 것이 엔터테인먼트 산업분야의 상거래 관행인 점을 감안해 보면, 특정 연예인에 대한 특집 기사나 사진을 대량으로 수록한 별도의 책자나 DVd 등을 제작하면서 연예인이나 소속사의 허락을 받지 않거나 대가를 지급하지 않는다면 상거래 관행이나 공정한 거래질서에 반한다고 볼 수 있다는 점, (iv) 채무자의 화보집 등이 채권자가 발행하는 화보집과 경쟁관계에 있어서 채권자의 화보집의 수요를 대체할 가능성이 있다는 점 등을 고려하여, 가처분 결정을 인가한 원심의 조치가 정당하다고 판단하였습니다.

3. 시사점

연예인, 인플루언서 등 유명인의 이름, 사진 등을 상업적으로 이용할 수 있는 권리인 '퍼블리시티권'을 법적으로 인정할 수 있는지와 관련하여 종래 많은 논의가 있었습니다. 하급심 판결은 '퍼블리시티권'을 인정하는 판례와 부정하는 판례가 엇갈려 왔고, 대법원의 명시적인 판결은 없었습니다.

그러던 중 '부정경쟁행위'에 관한 보충적 일반 조항인 부정경쟁방지법 제2조 제1호 카목이 신설되었고, 변호사들을 중심으로 해당 조항을 통하여 '퍼블리시티권'이 인정될 수 있지 않을까 하는 기대감이 높았습니다.

위 판결은 부정경쟁방지법 제2조 제1호 카목의 적용 요건을 판시한 최초의 판결이자, 해당 조항을 통하여 '퍼블리시티권'을 인정한 최초의 판결로서 업계에 상당한 영향력을 끼칠 것으로 예상됩니다.

다만, 대법원은 위 판결에서 '고객흡인력', '수요 대체가능성', '공공영역(public domain) 해당성', '혼동가능성', '경쟁가능성' 등을 고려하여야 한다고 규정하고 있으므로, 향후 부정경쟁방지법 제2조 제1호 카목을 근거로 '퍼블리시티권 침해'를 청구하기 위해서는 이러한 요건에 따라 주장을 펼쳐야 할 것으로 생각됩니다.

대법원은 피고인이 판매장소를 제한하는 약정을 위반하여 상표권자의 상표가 부착된 제품을 판매하였다는 이유로 상표법 위반으로 기소된 사건에서, 벌금 200만원을 선고한 원심 판결을 파기하여 무죄 취지로 환송하였습니다(대법원 2020. 1. 30. 선고 2018도14446 판결).

1. 사실관계의 요지

A는 온라인몰 시계판매업체의 실질적 대표자입니다.

한편, B는 2010. 7. 1. C와 'B와 합의된 고품격의 전문점과 백화점, 면세점 등에서 제품을 판매하여야 하며 할인매장과 인터넷 쇼핑몰에서 판매하고자 할 경우 반드시 사전에 B의 사전 동의를 득하여야 하며, 재래시장에서는 상품을 판매할 수 없다'라는 판매장소 제한 약정을 포함한 상표권사용계약을 체결하였습니다.

그런데 A는 2012. 9.경부터 2016. 4. 8.까지 위 약정을 위반하여 C로부터 대상 제품을 납품받아 B사와 합의되지 않은 온라인몰 또는 오픈마켓 등에서 판매하였습니다.

검사는 A가 B의 상표권을 침해하였다고 하여 A를 상표법 위반으로 기소하였습니다.

2. 원심 법원의 판단

원심 법원은 A가 2007년부터 시계판매업에 종사한 사람으로서 상표권에 대한 충분한 경험과 지식을 가지고 있었음에도 불구하고 상표권자인 B에게 상표권에 관한 사항을 확인하는 조치 등을 취하지 않아 상표법 위반에 관한 미필적 고의가 있다고 판단하여, A에게 벌금 200만원을 선고하엿습니다.

3. 대법원의 판단

대법원은 "상표권자 또는 그의 동의를 얻은 자가 국내에서 등록상표가 표시된 상품을 양도한 경우에는 해당 상품에 대한 상표권은 그 목적을 달성한 것으로서 소진되고, 그로써 상표권의 효력은 해당 상품을 사용, 양도 또는 대여한 행위 등에는 미치지 않는다"(대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445 판결 참조)는 '상표권 소진의 원칙'을 설시하였습니다.

나아가, 대법원은 "지정상품, 존속기간, 지역 등 통상사용권의 범위는 통상사용권계약에 따라 부여되는 것이므로 이를 넘는 통상사용권자의 상표 사용행위는 상표권자의 동의를 받지 않는 것으로 볼 수 있다. 하지만 통상사용권자가 계약상 부수적인 조건을 위반하여 상품을 양도한 경우까지 일률적으로 상표권자의 동의를 받지 않은 양도행위로서 권리소진의 원칙이 배제된다고 볼 수는 없고, 계약의 구체적인 내용, 상표의 주된 기능인 상표의 상품출처표시 및 품질보증 기능의 훼손 여부, 상표권자가 상품 판매로 보상을 받았음에도 추가적인 유통을 금지할 이익과 상품을 구입한 수요자 보호의 필요성 등을 종합하여 상표권의 소진 여부 및 상표권이 침해되었는지 여부를 판단하여야 한다"라고 판시하였습니다.

즉, 대법원은 통상사용권의 주요 조건을 위반한 경우에만 '상표권 소진의 원칙'이 배제될 뿐이고, 계약상 부수적인 조건을 위반한 경우에는 '상표권 소진의 원칙'이 배제될 수 없다는 점을 분명히 하였고, 계약상 주요 조건인지, 아니면 부수적인 조건인지를 판단하는 기준을 구체적으로 나열하였습니다.

4. 시사점

'권리 소진의 원칙'이란, 대부분의 지식재산권법에 적용되는 특유의 법리로서, 일단 지식재산권자의 통제하에 제품이 양도되면 그 이후에는 지식재산권자가 해당 제품의 양도 및 사용 등에 관여할 수 없다는 원칙을 말합니다. '권리 소진의 원칙'은 대세적인 효력을 가지는 지식재산권의 범위를 합리적으로 제한하기 위하여 인정될 필요성이 있습니다. 지식재산권법은 특별한 제한 없이 지식재산권자에게만 독점적으로 지식재산권에 관한 제품을 생산, 사용, 양도, 대여 등의 행위를 할 권리를 인정하는데, 이에 대하여 특별한 제한을 두지 않는다면 지식재산권자가 제품을 판매함으로써 이미 상당한 이득을 얻었음에도 불구하고 이후 해당 제품을 재판매(중고 제품 판매)하는 행위를 금지함으로써 초과적인 이득을 얻을 수 있게 되기 때문입니다.

'권리 소진의 원칙'은 그 인정 요건 및 효력 범위, 2가지의 관점에서 살펴볼 필요가 있습니다. 먼저, 어떠한 경우에 '권리 소진의 원칙'이 적용되는지가 문제될 수 있습니다. 다시 말해, (i) 부적법하게 양도된 경우에도 '권리 소진의 원칙'이 적용되는지, (ii) 양도 외 다른 처분행위(예컨대, 라이선스 판매)의 경우에도 '권리 소진의 원칙'이 적용되는지 등이 문제될 수 있습니다. 위 (i)항과 관련하여서도 원칙적으로 부적법하게 양도된 경우 '권리 소진의 원칙'이 적용되지 않는다는 점에 대해서는 특별한 이견이 없으나, 구체적으로 어떠한 경우가 '부적법하게 양도'된 것인지가 문제될 수 있습니다.

다음으로, '권리 소진의 원칙'이 어떠한 범위 내에서 적용되는지 문제될 수 있습니다. 다시 말해, 일단 양도된 제품을 영업적인 방식으로 대여 및 사용 등의 방식으로 이용하는 경우에도 '권리 소진의 원칙'이 적용되는지, 일단 양도된 제품을 변형하여 이용하는 경우에도 '권리 소진의 원칙'이 적용되는지 등이 문제될 수 있습니다.

위 대법원 판례는 부적법하게 양도된 경우에는 '권리 소진의 원칙'이 적용되지 않는다는 전제 하에서, 권리 소진의 원칙이 배제되는 '부적법'한 경우가 무엇인지에 관하여 구체적으로 설시한 첫번째 판례라는 점에서 의의가 있습니다.

A는 C로부터 제품을 양수하였기 때문에, 원칙적으로 A가 그 이후 해당 제품을 판매하는 행위는 '권리 소진의 원칙'에 따라 상표권 침해에 해당하지 않습니다. 그러나 C는 당초 상표권자인 B와의 판매장소 제한 약정을 위반하여 제품을 A에게 판매하였기 때문에, 해당 제품에 대하여 '권리 소진의 원칙'이 적용되는지가 쟁점이 되는 것입니다. 이에 관하여 대법원은 C가 상표권자인 B와의 약정을 위반하여 제품을 판매하기는 하였으나, 그 경우 언제나 '권리 소진의 원칙'의 적용이 배제되는 것은 아니고, 그러한 약정이 계약의 부수적인 조건에 불과한 경우에는 '권리 소진의 원칙'이 적용된다고 판단하였습니다.

다만, 위 대법원 판례에 따라 '판매장소 제한 약정'이 언제나 부수적인 조건에 불과하다고 판단해서는 안 됩니다. 대법원은 상표권자 B가 온라인 판매 등을 허용한 사실이 있다는 점, 온라인 판매가 원천적으로 금지되지 않았다는 점, A의 인터넷 쇼핑몰이 C가 해당 제품을 판매한 인터넷 쇼핑몰과 근본적으로 차이가 있다고 보기 어렵다는 점 등을 토대로 위 '판매금지 약정'이 부수적인 조건이라고 판단하였기 때문입니다. 즉, 같은 '판매장소 제한 약정'이라고 하더라도 제반 사정과 구체적인 약정의 내용에 따라 계약상 주요 조건으로 판단될 가능성도 있기 때문입니다.

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