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법무법인 채움의 윤광훈 변호사는 귀금속 제조 및 판매를 영위하는 국내 중소기업 A사를 대리하여, 모조품을 판매한 B를 상대로 디자인보호법 위반 및 상표법 위반의 혐의로 형사 고소를 제기하였고, 검찰의 '형사조정' 절차에 따라 형사 합의를 이끌어 냈습니다.

사건과는 직접적인 관련이 없는 사진입니다(출처 : flickr)

A사는 국내에서 잘 알려진 귀금속 브랜드를 운영하면서 디자인권 및 상표권을 출원하였습니다. 그런데 해당 제품이 유명세를 떨치자 시장에서 해당 제품의 모조품이 다수 거래되기 시작하였습니다. 이에 A사는 그 중 한 곳인 B를 상대로 디자인 및 상표 침해 혐의로 형사 고소를 제기하였습니다. 검찰은 일응 기소 의견을 표명하되, 고소인인 A사와 피의자 B 사이의 합의를 위하여 사건을 '형사조정' 절차에 회부하였습니다.

윤광훈 변호사는 A사를 위하여 합의서 초안을 작성하는 한편, B와의 조정을 거쳐 최종적으로 형사합의를 이끌어 냈습니다. 그 과정에서 디자인보호법상 부분 디자인, 권리범위, 선후출원의 관계 등이 문제되었습니다만, 윤광훈 변호사는 A사와 B 모두가 수긍할 수 있는 적절한 합의안을 도출해 냈습니다.

법무법인 채움의 윤광훈 변호사는 국내 중소기업 A사가 자신의 의료기기 특허를 침해하였다는 이유로 국내 중소기업 B사를 상대로 제기한 특허침해금지 가처분 신청 사건에서, 채무자인 B사를 대리하여 승소(신청 기각 결정)하였습니다. 윤광훈 변호사는 2020. 5.경 무역위원회의 불공정무역행위 조사 신청 사건에서 특허법 제103조에 따른 '선사용에 의한 통상실시권'은 인정받아 승소한 바 있는데, 이번에는 같은 주장을 법원에서도 인정받은 것입니다. 국내 법원이 특허법상 '선사용에 의한 통상실시권'을 인정한 사례가 매우 드물다는 점에서 위 결정은 매우 큰 의미를 가지고 있습니다.

Patent, 그것은 유지하고자 하는 자와 무효로 하고자 하는 자 사이의 줄다리기! ㅡ.ㅡ

가처분 사건을 담당한 서울중앙지방법원은 더 나아가 위 특허가 진보성이 결여된 것으로서 무효라는 취지의 '권리남용' 주장까지 인정하였습니다. 위 특허는 이미 대법원에서 진보성이 인정되어 유효라는 판결을 받은 사실이 있습니다만, 채무자는 새로운 선행발명을 제시하면서 위 특허의 진보성이 결여된다는 새로운 주장을 하였고, 법원은 종래 대법원의 판결을 뛰어넘어 이러한 채무자의 주장을 받아들인 것입니다.

이로써 윤광훈 변호사는 채무자에게 통상실시권이 인정된다는 판단은 물론이고, 위 특허가 무효라는 판단까지 이끌어 냈고, 이로써 채무자는 특별한 문제 없이 기업공개(IPO)를 진행할 수 있게 되었습니다.

법무법인 채움의 윤광훈 변호사는 국내 중소기업 A사가 자신의 의료기기 특허를 침해하였다는 이유로 국내 중소기업 B사를 상대로 무역위원회에 제기한 불공정무역행위 조사 신청 사건에서, 피신청인인 B사를 대리하여 승소(신청 기각 결정)를 이끌어 냈습니다. 특히, 무역위원회는 위 사건에서 특허법 제103조에 따른 '선사용에 따른 통상실시권'을 인정하여 신청을 기각하였는데, 국내에서는 선사용에 따른 통상실시권이 인정된 사례를 거의 찾아볼 수 없기 때문에 위 결정은 더욱 큰 의미를 가지고 있습니다.

Apple Phone???!! (출처 : flickr)

A사는 의료기기 제조 및 판매업을 영위하는 회사로서, 해당 의료기기에 관한 특허권을 보유하고 있었습니다. A사는 경쟁 의료기기 제품을 제조 및 판매하는 B사에게 경고장을 보내어 특허권을 침해하지 말 것을 요청하였고, B사는 A사의 특허에 대하여 무효심판을 청구하였습니다. 그러나 해당 특허권은 대법원에서 유효로 판단되었고, A사는 B사에게 불공정무역행위 조사 및 산업피해구제에 관한 법률(이하" 불공정무역조사법")에 따라 무역위원회에 불공정무역행위에 관한 조사를 신청하였습니다. 불공정무역행위에는 여러 종류가 있는데, A사는 B사가 A사의 특허를 침해하는 제품을 수출 목적으로 국내에서 제조하고 있다고 주장하였습니다.

윤광훈 변호사는 대상 특허명세서 및 무효자료, 그밖에 제반 사실관계를 검토하여, (i) A사가 대상 특허를 출원하기 전에 여러 병원 등에 제품을 판매하여 실시하였으므로 대상 특허가 신규성을 상실하였고, (ii) 대상 특허의 출원 전에 공지된 선행발명의 내용을 고려할 때 대상 특허가 진보성을 상실하였다고 주장하였습니다. 또한 윤광훈 변호사는 설령 대상 특허가 유효하다고 하더라도 (iii) B사가 대상 특허 출원 전에 B사 제품을 설계하는 등 실시 사업을 준비하고 있었으므로 B사에게 통상실시권이 인정되므로, 특허 침해가 성립하지 않는다고도 주장하였습니다.

나아가, 윤광훈 변호사는 설령 특허 침해가 인정된다고 하더라도 (iv) A사가 침해라고 지적한 제품이 대상 특허와 관련된 부분과 그렇지 않은 부분의 결합으로 이루어지는데, 해당 제품은 대상 특허와 관련되지 않은 부분만으로 판매되고 있고 다른 용도로도 정상적으로 기능하는 제품이므로 침해 대상에서 제외되어야 한다고도 주장하였습니다. 위 부분이 제외되는 경우 과징금이 대폭 감액되기 때문입니다.

위 사건에서는 특히 선사용에 따른 통상실시권이 주된 쟁점으로 부각되었습니다. 선사용에 따른 통상실시권을 인정받기 위해서는 대상 특허의 출원 전에 침해자가 동일한 발명을 하여 국내에서 그 발명의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있었다는 사실을 입증하여야 합니다. 만약 침해자가 대상 특허의 출원 전에 관련 제품을 이미 제조하여 판매하였다면, '선사용에 의한 통상실시권'이 아닌 '공지성'을 통하여 대상 특허를 무효로 만들 수 있기 때문에 선사용에 의한 통상실시권이 문제가 되지 않습니다. 결국, 침해자가 내부적으로 제품의 개발 또는 제작 등을 준비하고 있었을 때만 필연적으로 선사용에 의한 통상실시권이 문제됩니다. 그런데 그 경우 침해자가 제출하는 자료는 회사 내부문서 등일 수밖에 없기 때문에 해당 문서의 진정성을 인정받기가 쉽지 않습니다. 또한 내부문서 등에는 제품의 내용이 파편적으로 존재할 수밖에 없기 때문에 이를 통하여 개발하던 제품의 전체적인 구성을 명확하게 밝히기도 쉽지 않습니다. 더구나, 통상적으로 특허 침해는 특허 출원일로부터 오랜 기간이 경과한 뒤에 문제가 되므로, 과거의 자료가 현재까지 보관되어 있지 않은 경우도 많아서 더더욱 입증이 어렵습니다.

B사 역시 비슷한 상황에 직면하였습니다. 이에 윤광훈 변호사는 먼저 시계열순으로 개발 제안부터 사전 시험, 개발, 목업, 테스트, 양산 등의 전과정을 일목요연하게 정리하였습니다. 또한 가장 핵심적인 자료인 3d 설계 파일에 대하여 디지털포렌식을 실시함으로써 해당 파일이 대상 특허 출원 전에 작성되었다는 사실을 밝혔습니다.

그 결과 무역위원회는 B사의 선사용에 의한 통상실시권 주장을 받아들여 A사의 신청을 기각하였습니다. 국내에서는 현재까지 선사용에 의한 통상실시권이 다투어지거나 인정된 사례가 거의 없기 때문에, 이는 특허법상으로도 상당히 의미가 있는 결정이라고 생각됩니다. 아울러, 상대방이 국내 최대 규모의 법률사무소였기 때문에 저희 법무법인으로서도 상당히 의미 있는 사건이었습니다.

법무법인 채움은 최근 언론에도 소개된 바 있는 주요 특허침해소송 사건에서 국내 최대 인터넷 기업인 네이버 주식회사(피고)를 대리하여 전부 승소하였습니다. 


https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=102&oid=016&aid=0001540979 


국내의 A사는 "홈페이지 등록, 관리 및 검색 서비스 제공 시스템 및 방법"에 관한 특허를 보유하고 있는 특허권자로서, 네이버의 스마트스토어와 쇼핑 서비스를 결합한 서비스 등이 자신의 특허권을 침해하는 것이라고 주장하며 소송을 제기하였습니다.

이 사건에서 법무법인 채움은 네이버 주식회사를 대리하여, 네이버의 서비스는 A사의 특허가 출원되기 전부터 실시되어 온 서비스로 A사의 특허와 네이버의 서비스에는 구성상 차이가 있고, A사의 특허는 진보성이 결여되어 있다는 점을 적극적으로 주장 및 입증하였습니다. 이에 이 사건을 심리한 서울중앙지방법원은 네이버(피고)의 주장을 받아들여, A사(원고)의 특허침해금지 및 손해배상청구를 모두 기각하는 판결을 내렸습니다.

본 사건에 관하여 궁금하신 사항이 있거나 이와 유사한 사건으로 상담을 받고자 하시는 경우, 저희 법무법인 채움(담당: 최인호 변호사)에게 문의하시기 바랍니다.

법무법인 채움의 윤광훈 변호사는 전기제품을 제조하는 국내 중소기업 A를 대리하여 A사 퇴직 직원들을 상대로 제기한 부정경쟁방지법(영업비밀 누설 등) 위반, 업무상배임 형사 사건에서 검사의 기소 결정을 이끌어 냈습니다.



A사는 해당 전기제품 제조 및 판매 분야에서 시장 점유율 1위를 차지하고 있는 중소기업인데, A사에서 근무하던 십수명의 직원은 차례로 A사를 퇴사하여 곧바로 경쟁사 B를 설립하였습니다. 그 과정에서 퇴직 직원들은 A사의 주요 정보인 각종 설계 도면, 사양서, 프로그램 소스코드 등이 담긴 하드디스크와 주요 사양서가 인쇄된 바인더를 통째로 탈취하고, 해당 자료를 이용하여 A사의 제품과 거의 동일한 제품을 개발하였습니다.

A사는 B사의 제품을 구매하여 분석한 결과 A사의 제품과 거의 동일하다는 사실을 확인하였고, 이를 기초로 수사기관에 진정을 제기하였습니다. 수사기관은 B사를 방문하여 A사의 자료가 담긴 외장하드와 바인더를 압수수색하였습니다. 그런데 수사과정에서 B사의 임직원들은 A사가 관련 자료를 영업비밀로서 충분히 관리하지 못하였다고 다투었습니다.

광훈 변호사는 수사과정에서 A사를 대리하여 A사가 비록 비밀유지확약서 등을 징구하지 않았지만, 출입문에 시건장치를 설치하였고, 각종 자료를 NAS에 보관하였으며, NAS에 계정별로 권한을 차등분배하였고, 문서 취급 양식을 마련해 두는 등 부정경쟁방지법이 요구하는 '합리적인 노력'을 기울였다고 주장하였습니다. 당초 영업비밀이라고 보기 어렵다고 판단하였던 경찰은 윤광훈 변호사의 의견서와 객관적인 증거 등을 검토한 후 부정경쟁방지법 위반 사건으로 진행하는 것으로 수사 방향을 선회하였고, 검사 역시 A사의 퇴직 직원들을 부정경쟁방지법 위반으로 기소하였습니다.

'비밀관리성'은 영업비밀 침해 사건에서 언제나 다투어지는 쟁점 중 하나입니다. 과거 부정경쟁방지법은 영업비밀의 요건 중 하나인 '비밀관리성'에 '상당한 노력'을 기울일 것을 요구하였습니다. 그 결과 많은 중소기업이 비밀관리성의 요건을 충족시키지 못하여 영업비밀을 탈취당하였음에도 부룩하고 충분한 보호를 받지 못하였습니다. 이러한 폐해를 고려하여 정부는 부정경쟁방지법을 개정하여 '비밀관리'의 정도를 '합리적인 노력'으로 완화하였습니다만, 관련 판례가 정립되지 않은 관계로 현재까지도 비밀관리의 정도에 대해서는 다툼이 이어지고 있습니다. 이 사건은 비밀유지서약서 등을 징구하지 못한 경우에도 '비밀관리성'의 요건을 인정받았다는 점에서 매우 큰 의미를 가집니다.

법무법인 채움의 윤광훈 변호사는 신발 제조업체 A가 자사 브랜드 3종의 신발 디자인을 모방하였다면서 경쟁사 B를 상대로 제기한 부정경쟁방지법 제2조 제1호 자목에 따른 손해배상청구 소송에서, B를 대리하여 전부 승소 판결을 이끌어 냈습니다.



A는 자사 브랜드의 대표 제품 3종의 디자인을 B가 모방하였다고 주장하면서, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 자목 위반에 따른 손해배상을 청구하였습니다. 윤광훈 변호사는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 자목 단서에 따를 때 A사가 부정경쟁방지법 제2조 제1호 자목 위반을 주장하려면 종전에 출시된 통상의 제품과 차별성이 있어야 한다고 주장하면서, 종전에 출시된 다양한 제품에 관한 자료를 제출한 다음 A사의 제품은 차별성이 존재하지 않는다고 주장하였습니다. 


그러자 A사는 자사 브랜드의 특징을 부각시키는 한편, 종전의 제품은 '성인화'인 반면, A사의 제품은 '아동화'라는 차이점이 있다고 주장하였습니다만, 윤광훈 변호사는 재차 A사의 '아동화'와 종전의 '성인화'는 크기만 차이가 있을 뿐이라고 반박하였습니다.

법원은 B사의 주장을 모두 인정하면서, A사 제품의 디자인에 다른 동종 제품과 구별되는 디자인상 특징이 존재하지 않는다고 판시하였습니다. 
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